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상호는 사업자등록만 하셨나요?

누구든지 사업을 시작할 때는 상호를 선정하고 사업자등록이나 법인등기를 합니다. 그런데 이 시점에 많은 분들이 한 가지 중요한 사실을 놓칩니다.

상호도 상표출원을 해두는 것이 바람직합니다.

상호와 상표는 전혀 다른 개념이고, 상호를 등록했다고 해서 상호에 대한 상표권까지 자동으로 확보하는 것이 아니라는 점입니다.

상호와 상표의 차이, 그리고 두 가지를 모두 챙겨야 하는 이유를 명확하게 정리해 드리겠습니다.

상호와 상표, 기본 개념의 차이

상호는 상인이 자신을 표시하고 다른 상인과 식별하기 위해 사용하는 명칭입니다.

사람의 이름과 비슷한 개념이어서, 발음이 가능한 한글 문자만 상호로 사용할 수 있습니다. 또한 법인의 경우에는 주식회사, 유한회사 등 회사의 종류를 나타내는 문자를 반드시 포함해야 합니다.

상표는 상품 또는 서비스를 타인의 것과 식별하기 위해 사용하는 표시입니다. 상인을 식별하는 상호와는 출발점 자체가 다릅니다.

또한 상표는 문자뿐만 아니라 기호, 도형, 입체적 형상, 소리, 냄새, 홀로그램 등 다양한 형태로 사용할 수 있습니다.

등록기관, 권리 발생 방식의 차이

상호와 상표는 등록기관부터 다릅니다.

상호는 개인사업자는 관할 세무서에 사업자등록을 할때 등록신청서에 상호를 기재하면서 등록이 이루어지고, 법인사업자는 등기소에 법인등기를 할 때 신청서에 법인명을 기재함으로써 등록이 이루어집니다.

상표는 지식재산처에 상표와 지정상품을 기재한 상표출원서를 제출하고 심사를 통과해야만 등록이 이루어집니다.

권리가 발생하는 방식도 차이가 있습니다. 상표권은 등록주의에 기반하여 반드시 지식재산처의 심사를 통과하고 등록료를 납부해야만 발생합니다.

반면 상호권은 법인의 경우 법인설립등기시 자동으로 발생하고, 개인사업자의 경우에는 상호를 선정하는 것만으로도 권리가 생깁니다. 개인사업자에게 상호 등기는 의무가 아닌 선택사항입니다.

권리 범위의 차이

상호와 상표의 권리 범위에는 결정적인 차이가 있습니다.

상표권은 타인이 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 사용하기만 하면, 부정한 목적이 있는지 여부와 관계없이 전국적으로 상표 사용을 금지시킬 수 있는 강력한 권리입니다.

반면 상호전용권은 타인이 부정한 목적으로 자신의 영업과 오인될 만한 상호를 사용하는 경우에 한해서만 사용을 금지할 수 있으며, 그 효력 범위도 원칙적으로 동일한 특별시·광역시·시·군으로 제한됩니다.

즉, 상호권만으로는 전국적인 보호를 받기가 어렵습니다.

상호와 상표가 충돌하면 어떻게 될까요?

상호와 상표는 서로 배척하는 개념이 아니기 때문에, 사업자는 자신의 상호를 동시에 상표로 사용할 수 있습니다.

그러나 충돌이 발생할 경우에는 복잡한 문제가 생깁니다.

(1) 내가 사용하는 상표가 타인의 상호를 포함하는 경우

만일 내가 사용하는 상표가 타인의 상호를 포함하는 경우에는 ‘타인의 상호’의 유명도나 전후 사정에 따라 부정경쟁방지법상의 부정경쟁행위 또는 상법상의 상호권 침해행위가 성립될 수 있으므로 주의해야 합니다.

또한 내가 사용하는 상표가 ‘저명한 타인의 상호나 약칭을 포함‘하는 경우에는 상표출원을 해도 상표등록을 받을 수 없습니다.(상표법 제34조)

(2) 내 상호가 타인의 등록상표와 동일 유사한 경우

내 상호가 타인의 등록상표와 동일하거나 유사한 경우, 상품이나 서비스가 유사한 범위 내에서는 원칙적으로 상표권에 저촉되고 상표권 침해가 성립됩니다.

다만, 상표법 제90조는 ‘자신의 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 상표’에 해당하는 경우에는 상표권의 효력이 제한된다고 규정하고 있습니다.

‘상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 상표‘는 법 개정전에는 ‘상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표‘라는 문구에 대응되는 것인데 대법원 판례는 이에 대해 다음과 같이 판시한 바 있습니다.

‘상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한다’는 것은 상호를 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시하는 등으로 특별한 식별력을 갖도록 함이 없이 표시하는 것을 의미할 뿐만 아니라, 일반 수요자가 그 표장을 보고 상호임을 인식할 수 있도록 표시하는 것을 전제로 한다. (대법원 2011. 1. 27. 선고 2010도7352 판결)

즉, 소비자의 이목을 끌기 위해 자신의 상호를 독특한 서체로 변형해서 사용하거나 도형과 결합해서 일반수요자가 상호가 아닌 상표로 인식할 수 있을 정도로 사용하면 상거래 관행을 벗어난 경우에 해당되어 상표권 침해가 성립될 수 있습니다.

한편 ‘한글 상호를 영어로 표기‘하는 것은, 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 상표’에 해당된다는 최근 대법원 판례가 있었습니다.(BURN FITNESS 사건, 대법원 2023. 9. 21.선고 2023도352 판결)

사업자가 꼭 챙겨야 할 실무적 조언

상호와 상표의 이러한 복잡한 관계를 고려할 때, 사업을 준비하거나 운영 중인 분들이 반드시 실천해야 할 사항을 정리해 드립니다.

첫째, 상호를 선정하기 전에 반드시 기존 등록상표와 충돌 여부를 확인하시기 바랍니다. 나중에 상표권 분쟁에 휘말리면 사업에 심각한 타격을 줄 수 있습니다.

아래 상표검색사이트를 통해 선등록상표를 검색하실 수 있습니다.

상표 검색사이트 https://www.kipris.or.kr/khome/search/searchResult.do?tab=patent#none

둘째, 상호 또는 그 약칭을 지식재산처에 상표로도 출원하시길 권합니다. 상호권만으로는 전국적인 보호가 어렵기 때문에, 상표등록을 통해 전국적인 독점배타권을 확보해 두는 것이 훨씬 안전합니다.

셋째, 상호 등기와 사업자등록은 다른 절차임을 명심하시기 바랍니다. 세무서에서 하는 사업자등록은 등기소에서 하는 상호 등기와 전혀 별개의 절차입니다. 상호 등기를 하면 동일 지역 내에서 상호전용권이 크게 강화되는 효과가 있습니다.

마치며

사업자등록이나 법인등기를 마쳤다고 상호에 대한 상표권까지 확보되는 것은 아닙니다.
상호를 브랜드명, 제품명, 서비스명, 쇼핑몰명 등으로 사용할 계획이라면 기존 상표와의 충돌 여부를 먼저 확인하고, 별도의 상표출원을 검토하는 것이 안전합니다.

상호를 상표로 출원할 때 지정상품·지정서비스업을 선택하는 방법에 대한 글도 참고해보시면 좋을 듯 합니다.

소리상표, 음성이나 소리를 상표로 등록해서 반영구적으로 독점할 수 있는 제도입니다.

소리상표는 상품의 출처를 표시하기 위해 사용하는 소리로서, 우리나라에도 현재 상당히 많은 상표가 출원 및 등록되어 있습니다.

지식재산처에 등록되어 있는 소리 상표는 아래 사이트에서 확인할 수 있습니다. 상표 검색창의 세부 항목에서 상표유형을 ‘소리 상표’로 선택하시면 됩니다.

한국특허정보원(KIPRIS): https://www.kipris.or.kr/khome/search/searchResult.do?tab=trademark

그리고 다음 파일은 현재 지식재산처에 등록되어 있는 몇 가지 소리상표의 파일을 모은 것입니다.

소리상표 출원시 주의사항

이러한 소리 상표를 출원할 때는 다음과 같은 몇 가지 주의사항이 있습니다.

첫째, 소리 상표를 출원할 때는 mp3 또는 웨이브 파일(WAV) 형식의 소리파일을 첨부해야 합니다.

둘째, 상표출원서에는 반드시 ‘상표에 대한 설명’과 ‘상표의 시각적 표현’을 기재해야 합니다.

아래는 보령제약과 인텔이 각각 등록 받은 소리 상표의 등록공보입니다.

위 공보에 나타낸 바와 같이, ‘상표에 대한 설명’란에는 소리 상표에 대한 간단한 설명을 기재하고, ‘상표의 시각적 표현’란에는 다른 사람이 기재된 내용을 보고 해당 소리를 재현할 수 있을 정도로 아주 상세하게 기재해야 합니다.

예를 들어, 보령제약의 상표등록공보에는 ‘상표에 대한 설명’이 다음과 같이 기재되어 있습니다.

이 소리 상표는 8음절의 한글 “이 소리도 아닙니다”로 구성된 소리가 약 1초간 재생된다.

그리고 ‘상표의 시각적 표현’란에는 다음과 같이 자세한 내용이 기재되어 있습니다.

이 소리 상표는 첨부된 파일과 같이 한글 “이 소리도 아닙니다”의 소리로 구성된다.

첫 음절인 “이”에 이어 다음 어절인 “소리도”는 연이어 빠르게 발음되며 특히 “소” 다음 음절인 “리도”에 높은 음으로 강세를 주고 잠깐 호흡을 끊은 후, 뒤이어 “아닙니다”가 앞서 발음된 음절과 달리 낮은 음으로 연이어 빠르게 발음되는 것이 특징이다.

본 건 소리는 출원서와 함께 제출되는 ‘이 소리도 아닙니다.mp3’라는 이름의 소리파일 로 만들어져 있다.

다음으로 ‘인텔’의 소리상표 등록공보에는 ‘상표에 대한 설명이’다음과 같이 기재되어 있습니다.

이 소리 상표는 D♭, D♭, G♭, D♭, A♭으로 구성된 선율이 약 4초간 연주됩니다.

그리고 ‘상표의 시각적 표현’란에는 다음과 같이 자세한 내용이 기재되어 있습니다.

이 소리 상표는 첨부된 파일 및 악보에서와 같이 내림라 장조(D♭ major)의 4/4박자를 기본으로 하여, D♭,D♭, G♭, D♭, A♭으로 이루어진 음의 배열로 구성되어 있습니다.

첫번째 마디에서는 D♭이 4분음표의 길이로 연주된 후 각각 1박(4분쉼표) 및 1/2박(8분쉼표)의 길이로 쉬고, 다시 D♭이 8분음표의 길이로 연주되고, 이어 G♭과 D♭이 각각의 8분음표 길이로 연주되며, 두번째 마디는 A♭이 온음표의 길이로 연주되는 것을 그 구성으로 합니다.

셋째, 소리를 통해 특정한 단어나 문자가 인식되는 소리상표는 해당 단어나 문자를 기준으로 일반상표와 같은 방식으로 심사합니다.

즉, 소리를 통해 인식되는 단어나 문자가 일반상표와 마찬가지로 상표로서의 식별력이 인정되어야 하는 것은 물론이고,

타인의 선등록상표와 동일 또는 유사하지 않아야 하고, 다른 부등록사유에도 해당하지 않아야만 상표등록이 가능합니다.

넷째, 소리를 통해 특정한 문자나 단어가 인식되지 않는 단순한 멜로디나 동물의 울음소리 등은 원칙적으로, 수요자에게 상품의 출처표시로 인식되지 않는다는 이유로 거절됩니다.

다만, 그 소리를 특정한 상품에 계속 사용한 결과 수요자가 그 소리를 듣고 특정인의 상품의 출처표시로 인식하게 된 경우, 즉, 상표법 제33조제2항의 사용에 의한 식별력을 획득한 경우에는 상표등록을 받을 수 있습니다.

그런데 사용에 의한 식별력을 획득하였다는 것은 상표 출원인이 스스로 입증해야 합니다.

예를 들어, 해당 소리 상표를 특정 상품이나 서비스업에 상당기간 사용한 사실, 해당 상품의 생산 판매량, 매출액, 시장점유율, 광고선전내용 및 규모, 객관적인 소비자인지도 조사자료 등을 제출하여 일반 수요자들이 해당 소리를 출원인의 상품과 관련된 것으로 인식하고 있다는 사실을 입증해야 합니다.

다섯째, 소리상표가 비록 식별력이 인정되는 경우에도 그 소리상표가 지정상품의 기능을 확보하는데 꼭 필요한 소리만으로 이루어진 것인 경우에는 상표등록을 받을 수 없습니다.

예를 들어, 맥주를 지정상품으로 하여 병뚜껑 따는 소리를 소리상표로 출원하거나 자동차 수리업을 지정상품으로 하여 자동차 엔진소리를 소리상표로 출원한 경우에는 기능적 상표라는 이유로 상표등록을 받을 수 없습니다.

외국 사례

소리상표는 우리나라에만 있는 특수한 제도가 아닙니다.

미국, 일본, 중국, 유럽연합, 영국 등 주요국에서도 소리 상표 또는 사운드 마크 제도를 인정하고 있습니다.

예를 들어 미국에서는 방송 차임, 영화사 오프닝 사운드, 컴퓨터·통신 서비스의 짧은 효과음 등이 소리상표 사례로 소개되고 있습니다.

일본과 중국도 상표법상 소리를 상표의 한 유형으로 인정하고 있고, 유럽연합은 오디오 파일이나 악보 방식으로 소리상표를 표현할 수 있도록 하고 있습니다.

다만 어느 나라에서나 중요한 심사기준은 같습니다. 단순히 귀에 들리는 소리라는 이유만으로는 부족하고, 소비자가 그 소리를 듣고 특정 사업자의 상품이나 서비스를 떠올릴 수 있어야 합니다.

마치며

결국 소리상표의 핵심은 “소리도 브랜드가 될 수 있는가”입니다.

짧은 멜로디, 효과음, 알림음이라도 반복 사용을 통해 소비자에게 특정 출처를 떠올리게 한다면 상표로 보호될 수 있습니다.

상표법에는 소리상표외에도 다양한 비정형 상표가 규정되어 있으므로 관심 있으면 입체상표, 냄새상표, 홀로그램상표, 동작상표 등에 대한 글도 참고해보시기 바랍니다.

제품 포장이나 용기를 입체상표로 상표출원해서 등록받으면 권리기간이 15년으로 한정되어 있는 디자인등록을 받는 것보다 훨씬 강력한 권리를 확보할 수 있습니다.

상표권은 갱신등록을 통해 반영구적으로 독점할 수 있는 권리이므로 입체상표 제도를 잘 활용하면 제품 포장이나 용기에 대해 반영구적인 강력한 권리를 확보할 수 있습니다.

일반적으로 상표나 브랜드는 로고나 문자로 이루어지는 것으로 생각합니다만, 코카콜라의 유리병 형태, 바나나우유의 병 형태, 토블론 초콜릿의 삼각형 모양, 크록스의 독특한 신발 형상처럼 입체적인 형태가 브랜드 자체가 되는 경우도 있습니다.

이처럼 3차원적인 형상을 상표로 보호받을 수 있는 제도가 바로 입체상표제도입니다. 우리나라에서는 1998년부터 도입되어 현재 지식재산처에 다양한 입체적 형상들이 상표로 등록되어 있습니다.

지식재산처에 등록되어 있는 입체상표는 아래 사이트에서 확인할 수 있습니다. 상표 검색창의 세부 항목에서 상표유형을 ‘입체상표’로 선택하시면 됩니다.

한국특허정보원(KIPRIS): https://www.kipris.or.kr/khome/search/searchResult.do?tab=trademark

입체상표, 어떤 형상이 출원 가능한가요?

원칙적으로 입체적인 형상이면 입체상표로 출원할 수 있으며, 크게 네 가지 유형으로 구분할 수 있습니다.

① 상품 자체의 형상 약제, 아이스크림, 신발, 인형, 의류 등 상품 전체의 입체적 형상을 상표로 출원할 수 있습니다.

② 상품 일부분의 형상 신발 밑창, 기타(guitar)의 헤드나 몸통처럼 상품의 일부분만을 떼어내어 입체상표로 출원하는 것도 가능합니다.

③ 포장·용기의 형상 코카콜라 병이나 바나나우유 병처럼 상품을 담는 포장이나 용기의 입체적 형상도 출원 대상이 됩니다.

④ 판매 공간·서비스 제공 공간의 형상 매장 인테리어나 서비스 제공 공간의 특유한 형태도 입체 상표로 출원할 수 있습니다.

출원할 때 주의할 점?

입체상표를 출원할 때는 출원서의 상표유형 란에 입체 상표임을 반드시 표시해야 합니다.

또한 입체 상표의 특징을 충분히 나타낼 수 있도록 5장 이하의 도면이나 사진을 상표견본으로 제출해야 합니다. 다양한 각도에서 형상의 특징이 잘 드러나도록 준비하는 것이 중요합니다.

입체상표도 식별력이 있어야 등록 가능합니다

입체 상표도 일반 상표와 마찬가지로 식별력이 인정되어야 등록받을 수 있습니다. 다음과 같은 경우에는 등록이 거절될 수 있습니다.

• 지정상품이나 포장의 형상을 보통의 방법으로 표시한 경우
• 구, 육면체, 원기둥 등 흔히 있는 형상만으로 구성된 경우
• 타인의 선등록상표와 동일·유사한 경우

다만, 형상 자체의 식별력이 부족하더라도 기호·문자·도형 등이 결합되어 있고 그 결합 요소에 식별력이 인정된다면 등록을 받을 수 있습니다.

‘기능적 형상’은 등록받을 수 없습니다

특히 주의해야 할 점은, 지정상품의 기능을 확보하는 데 꼭 필요한 입체적 형상, 즉 기능적인 형상만으로 된 입체상표는 등록받을 수 없다는 것입니다.

대법원 판례에 따르면, 기술적 기능이 구현된 형상에 상표권을 부여하면 존속기간 갱신을 통해 사실상 영구적인 독점권을 허용하는 결과가 되어 특허제도와 충돌하고 자유로운 경쟁을 방해할 수 있기 때문입니다.

지식재산처는 기능성 판단 시 다음 네 가지를 종합적으로 검토합니다.

• 해당 형상과 관련된 특허권·실용신안권의 존재 여부
• 형상의 실용적 이점을 강조한 광고·홍보 내용의 존재 여부
• 동일한 기능을 가진 대체 가능한 형상의 존재 여부
• 대체 형상의 생산 용이성 및 경제성 여부

외국 사례

입체 상표는 우리나라에만 있는 제도가 아닙니다.

미국에서는 주로 트레이드 드레스(trade dress)라는 개념으로 제품 형상이나 포장 형태를 보호하고 있으며,

일본·중국·유럽에서도 상품의 형상, 포장, 용기와 같은 3차원 형태를 상표로 등록할 수 있는 제도를 두고 있습니다.

다만 심사기준은 각 나라가 서로 비슷합니다.

소비자가 그 입체적 형상을 보고 특정인의 상품이라고 인식할 수 있는 식별력이 있어야 하며,

기능상 필요한 형상은 상표로 독점하기 어려운 점은 우리나라와 마찬가지입니다.

마치며

정리하면,

• 입체적 형상이기만 하면 원칙적으로 출원대상의 제한은 없습니다.
• 상표출원서에 입체상표임을 표시하고 5장 이하의 상표견본을 제출해야 합니다.
• 일반상표와 마찬가지로 식별력이 인정되어야만 상표등록을 받을 수 있습니다.
• 입체적 형상에 기호·문자·도형 등이 결합된 경우에는 결합된 요소를 고려하여 식별력 여부를 판단합니다.
• 상품 또는 상품 포장의 기능을 확보하는데 꼭 필요한 입체적 형상만으로 된 입체상표는 상표등록을 받을 수 없습니다.

브랜드의 정체성은 로고나 이름에 한정되지 않습니다. 독창적인 입체적 형상 역시 강력한 브랜드 자산이 될 수 있습니다.

특유한 제품 형태나 포장 디자인을 보유하고 계신다면, 입체상표 출원을 적극적으로 검토해 보시기 바랍니다.

상표법에는 입체 상표외에도 다양한 비정형 상표가 규정되어 있으므로 관심 있으면 소리상표, 냄새상표, 홀로그램상표, 동작상표 등에 대한 글도 참고해보시기 바랍니다.